Le azioni che possono essere avviate al Tribunale unificato dei brevetti TUB
Potenzialmente il Tribunale unificato dei brevetti TUB potrebbe offrire diversi vantaggi ai proprietari dei brevetti europei, ma potrebbe anche comportare rilevanti svantaggi, che è bene tenere in considerazione come, ad esempio, la possibilità di subire l’annullamento del brevetto su tutto il territorio dei 25 stati partecipanti all’accordo sul TUB.
Azione e possibile sede di azione
Le azioni cautelari, di contraffazione e di nullità presso il Tribunale Unificato dei brevetti
Azione di nullità
Le questioni di nullità possono essere esperite in giudizio presso le Divisioni centrali del Tribunale unificato dei brevetti (quindi a Londra, Parigi o a Monaco di Baviera in base all’appartenenza del brevetto ad una delle classi internazionali dei brevetti). La dichiarazione di nullità del brevetto avrà diretto effetto in tutti i 25 paesi dell’accordo sul TUB.
Prendendo in considerazione solamente le tasse da corrispondere per un’azione di nullità presso il Tribunale Unificato TUB, la tradizionale opposizione all’EPO sembra un’alternativa decisamente meno costosa. E’ bene ricordare che è possibile opporsi alla concessione di un brevetto europeo entro e non oltre nove mesi dalla data di concessione.
Anche gli onorari dei consulenti legali chiamati a rappresentare le parti davanti al TUB potrebbero risultare decisamente più alti rispetto agli onorari richiesti dai consulenti per portare avanti un’azione di opposizione all’EPO.
Quindi, la strategia di depositare un’opposizione davanti all’EPO potrebbe rimanere la via preferenziale, prima di proporre un’azione di nullità dinanzi al Tribunale unificato TUB, soprattutto considerata la possibilità di dover corrispondere le spese legali della parte avversaria nel giudizio presso il TUB, nell’ipotesi di perdere la causa.
| Azione di nullità - TUB | Azione di nullità - EPO (opposizione) | |
|---|---|---|
| Prima istanza | 1 anno | 2-3 anni |
| Appello | 1 anno | 2-4 anni |
| Rifusione delle spese | si, totale o parziale; in base al valore stimato del procedimento | no |
| Tassa | Euro 20.000 | meno di Euro 1.000 |
L’azione di nullità può essere iniziata all’EPO con un’opposizione entro e non oltre 9 mesi dalla concessione del brevetto, mentre la stessa azione può essere avviata dinanzi al Tribunale unificato in un qualsiasi momento della durata del brevetto.
È bene considerare che è possibile percorrere entrambe le vie, cioè opporsi alla concessione di un brevetto con l'apposita procedura all'EPO e contemporaneamente, oppure in un secondo momento, avviare un’azione di nullità presso il TUB.
Azione di contraffazione
Un’azione di contraffazione può essere iniziata in una Divisione Locale o Regionale, dove è avvenuta la presunta contraffazione oppure dove il convenuto ha la sede / la residenza o il luogo principale d’attività.
Qualora non si possa stabilire la sede / residenza o il luogo di attività della parte convenuta, l’azione di contraffazione può essere avviata avanti una Divisione locale o regionale del paese dove è avvenuta la contraffazione oppure in una Divisione centrale.
Se il paese dove è avvenuta la contraffazione non dispone di una Divisione locale o regionale, l’azione di contraffazione può essere avviata in una Divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti.
Azione riconvenzionale di nullità
L’azione riconvenzionale di nullità del brevetto, che molti chiamano azione di annullamento, può essere avviata presso la Divisione locale o regionale competente per la valutazione della contraffazione, oppure in una Divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti.
Le corti locali o regionali possono a propria discrezione trasferire l’azione a una Divisione centrale. In questo caso il procedimento legale può essere sospeso, o meno, in attesa della decisione della Divisione centrale sull’azione riconvenzionale di nullità. Nel caso in cui il procedimento non venga sospeso in attesa della decisione da parte della Divisione centrale sulla validità del brevetto, il risultato del contemporaneo decorso dei due procedimenti viene chiamato “biforcazione”. Il meccanismo della biforcazione è ampiamente utilizzato nella giurisprudenza tedesca.
La biforcazione permette il normale decorso del procedimento presso le Divisioni locali o regionali prima che la Divisione centrale si pronunci in merito all’azione riconvenzionale di nullità sul brevetto. Questo sistema può portare all’ottenimento in tempi rapidissimi delle misure cautelari a favore del titolare del brevetto anche se il brevetto viene successivamente dichiarato nullo.
Anche se in Germania lo strumento della biforcazione è largamente utilizzato, per quanto attiene al Tribunale unificato TUB spetterà ai giudici trovare il miglior modo per gestirlo.
Con il consenso delle parti, l’intero procedimento può essere trasferito a una Divisione centrale.
Azioni cautelari
Nel nuovo sistema brevettuale sarà possibile ottenere misure cautelari automaticamente valide nei territori dei 25 stati europei che hanno aderito al brevetto unitario. Quindi per i brevetti unitari un’azione cautelare sarà eseguibile in tutti gli stati aderenti all’accordo; per i convenzionali brevetti europei le misure cautelari sono eseguibili solamente nei territori degli stati in cui il brevetto è stato convalidato, e solo dietro autorizzazione del Tribunale competente per territorio.
Di conseguenza, l’azione cautelare concessa per un brevetto unitario non sarà eseguibile negli stati che non hanno aderito all’accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, come ad esempio, la Spagna o la Polonia, o negli stati che non fanno parte dell’Unione Europea, come la Svizzera.