Nome proprio come marchio

Utilizzo del nome proprio come marchio





L’avvocato Fulvia Sangiacomo racconta un recente caso nell’ambito del diritto all’uso del nome proprio. Per motivi di delicatezza della materia, abbiamo omesso il vero nome del cliente.


Riassunto del caso


Gli avvocati del Sig. ROSSI (nome di fantasia a tutela dell’anonimato del cliente Biesse) hanno richiesto a BIESSE assistenza tecnica nella difesa del loro assistito, il quale rivendicava il diritto ad usare i propri nome e cognome nella denominazione della nuova società (MARIO ROSSI XX Srl) dopo che il sig. ROSSI aveva lasciato l’azienda di famiglia (ROSSI Spa).

Ambito della consulenza:

Come stabilito nell’ambito del DIRITTO ALL’USO DEL PROPRIO NOME, un segno distintivo costituito da un nome anagrafico non può essere, di regola, adottato né come marchio, né come denominazione sociale, se già usato o registrato da soggetti terzi in settori merceologici identici o affini, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome. Pertanto il Sig. ROSSI non aveva il diritto di utilizzare nome e cognome nella denominazione della nuova attività, con le modalità scelte.

Consulenza offerta:

Biesse ha fornito indicazioni sulle azioni da intraprendere nell’immediatezza di un’importante fiera di settore in Germania, in modo da tutelare il suo assistito, mettendo in atto misure preventive (deposito di memorie difensive preventive presso il Tribunale tedesco di competenza, schutzschrift) atte a limitare gli accessi allo stand espositivo del sig. Rossi da parte dei suoi concorrenti (ROSSI Spa) ed evitare eventuali conseguenti danni d’immagine.

Risultati ottenuti:

Biesse ha supportato il cliente nella formulazione di un accordo transattivo ai sensi del quale il Sig. ROSSI si è impegnato a modificare la denominazione sociale e il marchio dei propri prodotti, ottenendo di poter riportare sui prodotti e sulle loro confezioni la dicitura DESIGNED BY MARIO ROSSI o una dicitura equipollente.

avv. Fulvia Sangiacomo



DETTAGLI DEL CASO: diritto all'uso del nome proprio

Il quesito:

Il Signor MARIO ROSSI (nome di fantasia) ha lavorato per diversi anni, nell’azienda di famiglia ROSSI SPA, molto nota anche all’estero. Il Signor ROSSI era socio, amministratore delegato, nonché designer dei prodotti di maggior successo.

Per motivazioni di natura famigliare, il Signor ROSSI decideva di lasciare l’azienda di famiglia ed avviare un’attività in proprio nel medesimo settore, la qual cosa non gli era vietata in quanto in sede di liquidazione delle sue quote non gli veniva richiesto di sottoscrivere alcun patto di non concorrenza.

 
Il patto di non concorrenza è una clausola che limita la facoltà di un soggetto di svolgere attività professionali in concorrenza con l'azienda, a seguito di una cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione. A pena di inefficacia deve rispettare i seguenti requisiti:
i) forma scritta,
ii) durata massima non superiore a quella prevista per legge (5 anni),
iii) limitazione di luogo, tempo e oggetto e,
iv) onerosità: l’impegno deve essere retribuito.
 
 
 

Il Signor ROSSI avviava quindi la nuova attività sotto la denominazione MARIO ROSSI XX SRL, realizzava nuovi prodotti e li immetteva sul mercato contraddistinti dal marchio MARIO ROSSI XX. La ROSSI SPA reagiva immediatamente con un procedimento cautelare per sequestro ed inibitoria fondato anche sull’esistenza di una serie di marchi registrati in Italia e all’estro. Gli avvocati del Signor ROSSI chiedevano quindi a BIESSE l’assistenza tecnica nella difesa del loro assistito il quale rivendicava il diritto ad usare il suo nome e cognome nella nuova attività.

La consulenza offerta:

BIESSE evidenziava che, per legge e giurisprudenza consolidata, un segno distintivo costituito da un nome anagrafico non può essere, di regola, adottato né come marchio, né come denominazione sociale, se già usato o registrato da soggetti terzi in settori merceologici identici o affini, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, salvo il principio della correttezza professionale. Ciò in quanto, nell’ambito dell’attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.

Ne consegue che non è ammesso l’inserimento, nella denominazione sociale, del nominativo di uno dei soci coincidente con il nome proprio già incluso in un marchio registrato da terzi.

L’utilizzazione commerciale del nome patronimico, corrispondente al marchio già registrato da altri, per essere conforme ai principi della correttezza professionale inoltre, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva. Il fatto di aggiungere il nome al cognome non è di per sé elemento sufficiente ad escludere l’illecito. Pertanto il signor ROSSI non aveva il diritto di utilizzare il suo nome e cognome nella nuova attività con le modalità con cui lo stava facendo.

Poiché il Signor ROSSI si accingeva ad esporre i prodotti durante un’importante fiera in Germania, BIESSE consigliava ai suoi avvocati di depositare un ricorso preventivo avanti il Tribunale tedesco competente, al fine di prevenire eventuali azioni della ROSSI SPA durante la fiera (c.d. schutzschrift). BIESSE assisteva gli avocati del Signor ROSSI nella predetta procedura preventiva in Germania, grazie alla quale il signor ROSSI non subiva accessi allo stand in fiera ed evitava tutti i conseguenti danni d’immagine.

Sempre con il supporto di BIESSE le Parti sono successivamente addivenute ad un accoro transattivo ai sensi del quale il signor ROSSI si è impegnato a modificare la denominazione sociale e il marchio di prodotto, ma ha ottenuto di poter riportare sui prodotti e sulle loro confezioni la dicitura DESIGNED BY MARIO ROSSI (o altra dicitura equipollente) con dimensioni e caratteristiche tali da consentire la riconoscibilità della sua figura di designer sul mercato.