Lo scorso 22 Febbraio 2013, presso la sede storica dell’ufficio brevetti europeo EPO, in Ehrardstrasse a Monaco di Baviera, si è tenuta una tavola rotonda dell’associazione di professionisti UNION.

I consulenti in brevetti iscritti all’associazione si sono confrontati sulle trappole che si possono incontrare nella fase di esame delle domande di brevetto europee, anche nell’ottica di eventuali contenziosi successivi alla concessione.

In particolare si è ampiamente discusso dei requisiti di legge imposti dall’articolo 123(2) della Convenzione sul Brevetto Europeo, che prevede che ogni modifica attuabile alle rivendicazioni, in corso di esame, non possa estendere l’oggetto della domanda di brevetto oltre il contenuto della stessa domanda come inizialmente depositata. Le trappole alle quali si può andare incontro sono molteplici, e sono particolarmente insidiose quando dipendono da errori di valutazione commessi dagli esaminatori dell’ufficio brevetti europeo EPO.

E’ stato inoltre affrontato il tema relativo all’importanza e all’utilizzabilità delle dichiarazioni fatte dal titolare di una domanda di brevetto europeo durante il relativo esame. In alcune giurisdizioni, ad esempio nei Paesi Bassi, in caso di contenzioso i giudici fanno riferimento anche a tali dichiarazioni per interpretare le rivendicazioni del successivo brevetto concesso e azionato contro un presunto contraffattore.

L’insieme delle memorie scambiate tra l’ufficio europeo dei brevetti EPO e il titolare della domanda di brevetto, o meglio il suo consulente, è definito in inglese “file wrapper”, letteralmente “incartamento”, o anche “file inspection”.

Quando le circostanze lo richiedono, nei Paesi Bassi il giudice analizza il file wrapper per  definire in modo univoco l’ambito di tutela del brevetto. Qualora durante l’esame della domanda di brevetto il titolare faccia delle affermazioni per giustificare l’altezza inventiva di una o più caratteristiche tecniche rivendicate, le stesse affermazioni possono giocare contro il titolare in un successivo contenzioso, ad esempio quando il titolare tenta di far passare un’interpretazione molto ampia delle rivendicazioni concessegli, anche rinnegando le affermazioni fatte in precedenza durante l’esame della domanda, in modo tale da far risultare il convenuto in contraffazione.

Nelle giurisdizioni nelle quali i giudici analizzano il file wrapper, questo comportamento contradditorio del titolare del brevetto non è concesso dal giudice, che di fatto impedisce al titolare di cambiare interpretazione delle proprie rivendicazioni rispetto a quanto sostenuto durante l’esame della domanda di brevetto. Ci si riferisce a questa circostanza con l’espressione inglese “file wrapper estoppel“. Tra i paesi in cui il file wrapper estoppel è maggiormente tenuto in considerazione dai giudici vi sono gli stati uniti d’America.

In altre giurisdizioni, ad esempio in Inghilterra, in genere il file wrapper non viene tenuto in considerazione. Tuttavia la scelta se analizzare o meno il file wrapper è in capo al giudice, che agisce in base alle circostanze.

In Germania la prassi non è ancora definita, soprattutto alla luce del caso BGH Okklusionsvorrichtung. Anche in Italia non esiste una prassi consolidata al riguardo e tutto è lasciato alla sensibilità e alle decisioni del CTU e del Giudice.