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Codice della proprietà industriale – modifiche apportate dal D.lgs. n. 15/2019

Il 23 Marzo 2019 è entrato in vigore il D.lgs. 15/2019 che recependo la Direttiva UE 2015/2436 ha apportato modifiche sostanziali e processuali al Codice di Proprietà Industriale.

Oltre a modifiche meramente tecniche e procedurali, gli interventi di maggior rilievo per imprenditori e titolari di marchi si possono riassumere come segue:

  • è stato introdotto il Marchio di Certificazione, ossia quel marchio che garantisce l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi a condizione che i richiedenti (persone fisiche o giuridiche, anche istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione) non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. Questo tipo di marchio si affiancherà al Marchio Collettivo;
  • è stata modificata la disciplina dei soggetti legittimati a richiedere la registrazione di un Marchio Collettivo che ora sono solo le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria dei commercianti, produttori e prestatori di servizi;
  • l’elenco dei segni che non possono costituire marchio di impresa è stato ampliato a:

    • segni “relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche”
    • segni “relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini”
    • segni “relativi alla protezione delle specialità tradizionali garantite”
    • segni “che contengono o riproducono una denominazione di varietà vegetale registrata o che sono della stessa specie o di specie appartenente”;
  • è stata meglio precisata ed integrata la disciplina dei diritti conferiti dalla registrazione del marchio al titolare, prevedendo che il titolare del marchio possa vietare ai terzi di apporre un segno (identico o similare rispetto al proprio marchio registrato) anche su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini e dispositivi di sicurezza;
  • è stata ampliata la tutela del marchio notorio, il cui titolare ha ora il diritto di vietare ai terzi di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio registrato “anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi”. Si riconosce inoltre espressamente il diritto del titolare del marchio di vietare ai terzi di introdurre in Italia prodotti (e i relativi imballaggi) laddove provengano da paesi extra UE e rechino senza autorizzazione un segno identico o simile al marchio;
  • è stata introdotta la legittimazione all’azione di contraffazione da parte del licenziatario;
  • è stata introdotta la sezione II bis che, con gli artt. 184 bis e ss., norma decadenza e nullità dei marchi d’impresa registrati. Pur restando salva la possibilità di adire la Autorità giudiziaria, è da ora prevista la possibilità di richiedere l’accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio registrato direttamente all’UIBM, presentando una istanza motivata, senza essere obbligati a rivolgersi ad un Tribunale;
  • è stato abolito il requisito della rappresentazione grafica del marchio garantendo la possibilità di registrare tutti i segni rappresentati in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia disponibile: porte aperte, quindi, ad esempio, alla registrazione di profumi e odori riproducibili e codificati in laboratorio.

Altri interventi più tecnici riguardano la disciplina dei soggetti legittimati a richiedere la registrazione di un marchio collettivo, la decorrenza degli effetti del rinnovo della registrazione, la disciplina sull’uso del marchio, la ripartizione dell’onere della prova nell’ambito delle azioni giudiziarie di contraffazione e le opposizioni in via amministrativa

Articolo a cura del dipartimento marchi, contenziosi e contratti dello studio BIESSE

avv. Francesca Treccani

Aprile 2019

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