l’avv. Fulvia Sangiacomo per lo studio BIESSE commenta le recenti modifiche al Codice di Proprietà Industriale

Intervista al Giornale di Brescia, edizione del 29 aprile 2019

Il 23 marzo è entrato in vigore il D.lgs. 15/2019 che ha apportato modifiche al Codice di Proprietà Industriale, che disciplina anche la registrazione e la tutela dei marchi.

Tra le novità più importati in materia di marchi, c’è l’abolizione del requisito della rappresentazione grafica del marchio che si vuole registrare. Oltre a diciture e loghi, quindi, sono oggi suscettibili di costituire marchio d’impresa anche i suoni, le animazioni, i profumi e gli odori, a condizione che possano essere rappresentati nel registro in modo da consentire alle autorità
competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

Queste nuove tipologie di marchio, unitamente ai marchi di forma, di posizione, di colore e di motivi ripetuti sono efficaci strumenti di tutela di prodotti e servizi sul mercato, contro tutte le forme di imitazione e agganciamento parassitario, in particolare contro il fenomeno del look-alike.

Il look-alike. Il fenomeno del look-alike si verifica quando un imprenditore presenta sul mercato un prodotto che imita consapevolmente l’aspetto esteriore di quello di un
concorrente, o della sua confezione, nel suo aspetto globale o nella scelta di immagini, colori, layout, forme e dettagli. Quando l’acquirente vede il prodotto look-alike, anche se il marchio apposto è foneticamente diverso da quello originale, la somiglianza lo attira e lo induce a confondersi, scambiando i prodotti oppure ritenendoli provenienti dal medesimo gruppo di imprese o comunque equivalenti.

«In tutti i casi l’imitatore sottrae quote di mercato al titolare del prodotto originale, sfruttando abusivamente la sua buona reputazione sul mercato – spiega l’avvocato Fulvia Sangiacomo dello Studio Biesse -. Quindi è molto importate proteggere adeguatamente anche la forma e/o la confezione dei propri prodotti o le modalità di presentazione dei propri sevizi. Con le tipologie di marchio ammesse alla registrazione è possibile registrare anche jingle sonori e layout di negozi e uffici».

«A tutela dei marchi notori, è previsto ora il diritto dei loro titolari di vietare ai terzi di usare nell’attività economica un segno identico o simile al proprio, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, se l’uso del segno, senza giusto motivo, consente di trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza – continua l’avvocato Sangiacomo -. Si dovrà, quindi, prestare molta attenzione nell’utilizzare i marchi notori nella propria comunicazione commerciale».

Doc e Igp. «È stato poi introdotto il divieto di registrazione di marchi interferenti con Denominazioni di origine, Indicazioni geografiche protette, menzioni tradizionali per i
vini, varietà vegetali registrate e specialità tradizionali garantite, che godono ora di una tutela più forte contro abusi e agganciamenti. Chi si appresta a usare e/o registrare un marchio dovrà, quindi, aver cura di verificare che non vi siano interferenze con altrisegni distintivi e con queste tipologie di denominazioni ed indicazioni protette».

Certificazione. «Infine, è stato introdotto anche in Italia il Marchio di certificazione, checertifica egarantisce l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Questo nuovo marchio potrà essere richiesto da persone fisiche o giuridiche istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materiadi certificazione, a condizione che
non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. Il Marchio di certificazione si affiancherà al Marchio Collettivo, che contraddistingue prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità e che può essere richiesto da determinati soggetti, solitamente un insieme di consorziati, in relazione a determinati
prodotti o servizi che essi stessi possono fornire secondo un regolamento specifico».

Il Marchio di certificazione potrebbe essere un valido strumento di certificazione e tutela del Made in Italy.

Strumenti più precisi per tutelarsi sul mercato

Altre modifiche, che attengono più alle procedure introdotte dal D.lgs. 15/2019 che ha apportato modifiche al Codice di Proprietà Industriale, riguardano la legittimazione all’azione di contraffazione da parte del licenziatario e l’introduzione della possibilità di chiedere in via amministrativa la decadenza e/o la nullità dei marchi d’impresa registrati.

«Pur restando salva la possibilità di adire la Autorità giudiziaria, è da ora prevista la possibilità di richiedere l’accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità direttamente
all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), presentando una istanza motivata, senza essere obbligati a rivolgersi ad un tribunale, con costi più contenuti», precisa l’avvocato Fulvia Sangiacomo dello Studio Biesse di Brescia.

Le predette modifiche, unitamente alle altre non citate, sono volte ad armonizzare le norme italiane con quelle europee e ad accordare agli imprenditori strumenti sempre più precisi ed efficaci per tutelarsi sul mercato.