Analisi della sentenza che ha aperto la strada a Vergnano

Con ordinanza del 15 Giugno 2012 il Tribunale di Torino ha stabilito che la commercializzazione delle capsule di caffè compatibili con le macchine Nespresso, denominate “Èspresso”, da parte della Caffè Vergnano non costituisce violazione dei brevetti e dei marchi del gruppo Nestlé.

Di contro, la Nespresso Italiana S.p.A., in ottemperanza ad un ordinanza del medesimo Tribunale del 11 marzo 2013, dovrà astenersi in futuro dal porre in essere attività denigratorie delle capsule prodotte da Vergnano e dovrà eliminare le informazioni fuorvianti introdotte nelle istruzioni delle sue macchine per caffè espresso.

La prima questione in oggetto, relativa alle asserite violazioni poste in essere da Caffè Vergnano, ha dato modo al Tribunale di Torino di pronunciarsi in merito a temi importanti quali, l’uso descrittivo del marchio, la pubblicità comparativa, il contributory infringement e la contraffazione indiretta.

Il Gruppo Nestlé, infatti, costituito dalle società Société des Produits Nestlé S.A., Nestec S.A., Nespresso Italiana S.p.A., ha agito in via cautelare nei confronti della società Casa del Caffè Vergnano S.p.A., censurando una serie di comportamenti asseritamente illeciti quali i) la commercializzazione di capsule di caffè compatibili con le macchine Nespresso in violazione dei relativi brevetti, ii) la contraffazione del marchio “Nespresso”, in riferimento all’uso del marchio “Èspresso” e all’uso della dicitura “Nespresso” negli slogan pubblicitari e iii) condotte illecite contrarie in particolare alle norme sulla pubblicità comparativa come da D.Lgs. 145/2007.

Il giudice di prime cure, con ordinanza del 13 maggio 2012 riteneva di:

– escludere qualsivoglia ipotesi di contraffazione brevettuale posta l’inesistenza di titoli a tutela della forma delle cialde;

– escludere la contraffazione del marchio “Nespresso” poiché, in presenza di un marchio debole, costituito sostanzialmente dalla dicitura descrittiva ESPRESSO, la particella posta come prefisso (N-espresso) di un marchio non è assolutamente confondibile con l’enfasi data dall’accento (Èspresso) dell’altro;

– escludere che lo slogan pubblicitario di Vergnano screditasse il prodotto Nestlé, trattandosi di mera elencazione di qualità proprie del prodotto stesso; ed infine

– riconoscere la violazione da parte di Vergnano dell’art. 21 c.p.i. (codice proprietà industriale), poiché nello slogan pubblicitario Vergnano l’uso della dicitura Nespresso non era effettuato a fini meramente descrittivi.

Nell’ordinanza, quindi, si inibiva a Casa del Caffè Vergnano SpA l’uso del marchio Nespresso in funzione descrittiva, con ordine di ritiro dal commercio di tutte le confezioni del prodotto e dei materiali pubblicitari riproducenti il predetto marchio.

Entrambe le parti proponevano reclamo avverso la medesima ordinanza ragion per cui il Collegio si è dovuto pronunciare in merito ai limiti di liceità dell’uso del marchio altrui a fini descrittivi e sulla fattispecie della contraffazione indiretta e/o contributory infringement.

Il marchio Èspresso

Correttamente il Tribunale ha ritenuto che, in ragione della debolezza intrinseca del marchio Nespresso il marchio Èspresso non ne costituisse violazione, nonostante l’innegabile notorietà.

Com’è noto, la forza di un marchio varia in funzione del maggior o minor grado di capacità distintiva di cui è dotato, e in base a questa forza varia l’intensità della tutela. I marchi costituiti da un nucleo descrittivo (come ne caso de quo dove abbiamo un nucleo “espresso” per cialde di caffe espresso) accompagnato da prefissi, suffissi o distorsioni della parola, sono detti marchi deboli, perché bastano lievi varianti per escluderne la violazione. Ai marchi deboli si contrappongono i marchi forti, carenti di ogni nesso significativo (anche parole inventate o raffigurazioni astratte) con i prodotti o servizi contraddistinti.

L’uso del marchio altrui in funzione descrittiva

La legittimità dell’uso del marchio altrui in funzione descrittiva è disciplinata dall’art. 21 c.p.i. e dipende dalla sussistenza di due condizioni:

1) la corrispondenza dell’uso ad una semplice funzione descrittiva del marchio rispetto al prodotto offerto;

2) l’utilizzo del marchio nel rispetto di quei profili di correttezza professionale che sono posti a salvaguardia del mercato, che non deve essere turbato da confusione o, da un inganno verso il pubblico circa la natura e la provenienza del bene e del servizio.

Nel caso di specie lo slogan utilizzato da Vergnano recitava: “Le capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nespresso. Il marchio non è di proprietà di Casa del Caffè Vergnano spa né di aziende ad essa collegate”.

Il Collegio ha riconosciuto la necessità del richiamo al marchio Nespresso per indicare la compatibilità delle capsule del Caffè Vergnano alle macchine per il caffè di controparte; di contro ha ritenuto illegittimo il mancato riferimento ai nomi delle macchine Nespesso effettivamente compatibili.

A parere del Collegio, infatti, la riproduzione del marchio Nespresso, quand’anche in versione denominativa, in combinazione con la mancata indicazione del nome delle macchine effettivamente compatibili è di per sé idoneo a creare un rischio di confusione sul mercato, nello specifico di associazione e/o agganciamento con i prodotti Nesltè.

In assenza di una corretta identificazione delle macchine compatibili, pertanto, il messaggio pubblicitario risulterebbe incompleto e creerebbe un indebito agganciamento alla notorietà del concorrente, appropriandosi degli effetti positivi dell’altrui campagna pubblicitaria.

Sulla base di queste argomentazioni il Collegio ha confermato l’ordinanza: non è illecito l’uso del marchio Nespresso (in versione denominativa) per indicare la compatibilità delle cialde ma è illecita la mancata indicazione dei modelli di macchina effettivamente compatibili.

Caffé Vergnano per questa ragione ha dovuto modificare la propria campagna pubblicitaria, integrando la comunicazione con l’indicazione esatta dei modelli di macchine da caffé Nespresso per i quali le cialde risultano compatibili.

La contraffazione indiretta e/ il c.d. contributory infringement

Il Collegio, invece, ha ritenuto di confermare la tesi del giudice di prime cure in merito ai temi della contraffazione indiretta e/o contributory infringement.

Tali fattispecie sono emerse in relazione all’asserita violazione di tre brevetti europei del gruppo Nestlé da parte di Casa del Caffè Vergnano S.p.A.

Il primo giudice ha escluso la contraffazione di tali brevetti, tutti a nome Nestec S.A., poiché non sono emersi titoli a tutela della forma o della struttura delle capsule. E’ emerso che in realtà i tre brevetti sono relativi al gruppo di infusione delle macchine e non alla forma della cialda/capsula. In altri termini la forma delle capsule non è risultata essere decisiva o funzionale neppure nell’ambito e/o nell’attuazione degli insegnamenti contenuti nei brevetti di Nestec S.A. relativi alle macchine e/o alle varie fasi di preparazione del caffè.

Il Tribunale ha rilevato correttamente che dal tenore dei titoli citati dal gruppo Nestlé non si ricava in alcun modo che la forma della capsula munita di collarino e le caratteristiche di questo elemento siano decisive ai fini dell’attuazione dei predetti titoli e che, anzi, dai predetti titoli emergesse che la capsula dotata di collarino fosse già nota da anni. In nessuno dei predetti titoli, inoltre, la capsula viene descritta, quantomeno con riferimento alle sue caratteristiche specifiche o funzionali.

Il Collegio, pertanto, ha confermato l’ordinanza nella parte in cui ritiene che l’attività svolta dalla Vergnano SpA, produzione e commercializzazione di capsule, non costituisca contraffazione diretta delle privative vantate dal gruppo Nestlé sulle macchine.

Macchine da caffé Nespresso

Il Collegio, inoltre, ha ritenuto opportuno affrontare la fattispecie del contributory infringement e della contraffazione indiretta sollevate da Nestlé.

Per Giurisprudenza ci si trova in presenza del c.d. contributory infringement (concausa o induzione alla contraffazione) quando un soggetto pone in essere un’attività che si concretizza nel materiale e consapevole contributo alla realizzazione di un atto contraffattivo da parte di un altro soggetto. Trattasi di una sorta di “concorso” nella contraffazione. Rientrano, invece, nella fattispecie della contraffazione indiretta la predisposizione e la fornitura dei mezzi univocamente destinati all’attuazione di un invenzione brevettata.

Nello specifico la censura mossa a Caffe Vergnano sarebbe stata quella di fornire al consumatore cialde (ovvero mezzi) compatibili con le macchine Nespresso, ovvero utilizzabili nell’ambito di processi produttivi del caffè dalla stessa brevettati.

Cialda Vergnano compatibile con alcune macchine Nespresso

È evidente come, nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna fattispecie di contributory infringement o contraffazione indiretta.

In primo luogo perché se le cialde Nespresso non sono coperte da brevetti propri o da quelli sulle macchine non vi può essere contraffazione diretta o indiretta da parte di nessuno.

In secondo luogo poiché l’ipotetico atto contraffattivo sarebbe, al più, posto in essere dai singoli consumatori privati, una volta acquistate le capsule compatibili con le macchine da caffè Nespresso, ma tale attività non sarebbe di per sé perseguibile.

Per le ragioni sin qui esposte il Collegio ha rigettato il reclamo avanzato da Nestlé sul punto, confermando in ogni punto la reclamata ordinanza.

L’attività illecita di Nespresso Italiana

A fronte delle doglianze di Nespresso in relazione alle cialde, Caffè Vergnano ha lamentato da parte della Nespresso Italiana S.p.a., titolare dei negozi monomarca Nespresso, un comportamento concorrenzialmente scorretto oltre che ingannevole per i consumatori.

Da un’indagine effettuata presso alcuni punti vendita Nespresso italiani, infatti, caffè Vergnano aveva rilevato che gli addetti alle vendite descrivevano le sue capsule come scadenti, «più o meno compatibili» se non «da buttare».

Nei predetti punti vendita, inoltre, si comunicava che le macchine del caffè a marchio Nespresso erano state modificate in modo da non funzionare con le capsule di Vergnano e che la relativa garanzia sarebbe decaduta in caso di utilizzo di capsule Vergnano.

Vergnano rilevava inoltre che i libretti d’istruzione delle macchine Nespresso indicavano che l’apparecchio funzionava correttamente solo con capsule Nespresso Club.

Ritenendo tali comportamenti lesivi per l’immagine dell’azienda, con conseguente danno commerciale, perdita della reputazione e della clientela, Vergnano avviava un procedimento legale avverso la predetta Nespresso Italiana.

All’esito il Tribunale di Torino ha ordinato alla Nespresso Italiana di “astenersi dal compimento di attività denigratorie delle capsule da caffè prodotte dalla S.p.a. CASA del CAFFE’ VERGNANO, omettendo di dare informazioni sulla loro interazione con le macchine da caffè Nespresso, se non nel senso della compatibilità di dette capsule con le macchine da caffè Nespresso”. Ha ordinato altresì di eliminare entro 60 giorni dalle istruzioni delle macchine da caffè l’indicazione “Questo apparecchio funziona solo con capsule Nespresso, disponibili esclusivamente al Nespresso Club. La qualità Nespresso è garantita solo con l’utilizzo di capsule Nepresso in macchine a sistema Nespresso”, sia nella versione cartacea sia in quella on line.

IN ALLEGATO COPIA DELLE PRINCIPALI SENTENZE DEL TRIBUNALE DI TORINO SULLA CAUSA NESLTE’ – CAFFE’ VERGNANOhttps://www.biessebrevetti.com/upload/pdf/raccolta%20sentenze%20nestle%20-%20vergnano.pdf