Il 5 Maggio 2015 la corte di Giustizia Europea ha stabilito che per il marchio SKYPE sussistente il rischio di confusione con i marchi SKY.

Il 5 Maggio 2015 ha trovato fine una questione sorta tra il 2005 ed il 2006 tra le società SKYPE e le società BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC, SKY PLC e SKY IP INTERNATIONAL LTD, grazie a 3 pronunce (T-423/12, T-183/13 e T-184/13) della Corte di Giustizia Europea.

La vicenda ha avuto inizio nel 2004, quando la società SKYPE ha proposto domanda di registrazione di marchio comunitario della dicitura “SKYPE” nelle sue forme denominativa e figurativa, per contraddistinguere apparecchi video e audio, prodotti di telefonia e fotografia, servizi informativi legati a software, alla creazione o all’hosting di siti internet.

Tra il 2005 ed il 2006 le società BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC, SKY PLC e SKY IP INTERNATIONAL LTD hanno proposto opposizione all’UAMI avverso la domanda di registrazione del marchio SKYPE adducendo come ragione portante il possibile rischio di confondibilità con il marchio

L’UAMI, esaminate le opposizioni, le ha accolte dichiarando la presenza di un grado medio di confondibilità tra i marchi a livello fonetico, visivo e concettuale.

La SKYPE ha, quindi, impugnato le decisioni dell’UAMI davanti alla Commissione ricorso, la quale ha respinto le richieste di quest’ultima ritenendo sussistente il rischio di confondibilità, dovuto all’elevato grado di distintività di cui gode il marchio SKY in Gran Bretagna in relazione ai prodotti di cui alle classi 09, 3 e 41 anche in relazione ad un alto grado di attenzione del consumatore.

Non contenta, la società SKYPE ha deciso di impugnare anche le decisioni della Commissione ricorso chiedendone l’annullamento avanti la Corte di Giustizia Europea.

Le ragioni a sostegno del ricorso proposto da SKYPE si fondano vuoi:

– sull’elemento figurativo del marchio SKYPE (una nuvoletta che incornicia la dicitura), ritenuto in grado di rendere distinguibile il logo rispetto agli altri.Ragione smontata dal Tribunale che ha ritenuto tale elemento figurativo non idoneo a produrre una impressione fonetica che renda il marchio diverso da SKY, anzi sembra proprio mettere in risalto l’elemento denominativo fungendo solo da cornice dello stesso;

– sulla pronuncia della lettera “Y”, ritenendola più corta nella parola “SKYPE” piuttosto che in “SKY”. Anche in questo caso il Tribunale ha ritenuto non fondata la motivazione, sottolineando anche come la parola SKY sia ricompresa nella parola SKYPE, creando quindi confusione;

– alla diffusione del termine “SKYPE” tra il pubblico, che garantirebbe un elevato carattere distintivo. Anche in questo caso il Tribunale ha ritenuto che si tratti di un termine generico, descrittivo dei servizi resi e che la notorietà del marchio non sia sufficiente per escludere il rischio di confondibilità;

– sulla pacifica coesistenza dei segni “SKY” nel Regno Unito. La Corte ha ritenuto che tale coesistenza riguarda un solo servizio isolato e molto specifico (servizi di comunicazione punto a punto) e non può, quindi, essere utilizzata in relazione ad altri prodotti e servizi. In più, tale coesistenza, non ha ancora raggiunto una durata tale da scongiurare pacificamente il rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

La Corte di Giustizia Europea ha, quindi, respinto le richieste avanzate dalla società SKYPE, ritenendo sussistente il rischio di confusione con i marchi SKY. SKYPE potrebbe ancora adire la stessa Corte di Giustizia, impugnando tali decisioni solo in punto di diritto.