L’uso come metatag  e come “keyword” di un marchio altrui non costituisce violazione dei diritti del predetto marchio (Tribunale Milano 01/07/2015)

La società Infinity Motion, in forza di delega del titolare del marchio “Solartube”, ha agito nei confronti della società Velux Italia, contestando una violazione dei diritti relativi al predetto marchio effettuata attraverso l’utilizzo dello stesso come metatag nel suo sito e come “key word” nell’ambito del servizio “AdWords” di Google. La Velux si è costituita ammettendo di avere utilizzato il termine “solartube” come “key word”, anche in forza dello “strumento per parole chiave di AdWords” fornito da Google, mentre ha contestato di averlo usato come metatag.

A parere della Tribunale, l’utilizzo di un segno identico ad un marchio altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche di «AdWords» non ha l’effetto di privare il titolare di tale marchio della possibilità di utilizzare efficacemente il proprio marchio per informare e persuadere i consumatori né di creare confusione circa l’origine imprenditoriale dei prodotti.

Non si può ammettere, peraltro, che il titolare di un marchio possa opporsi a che un concorrente faccia, in condizioni di concorrenza leale e rispettosa della funzione di indicazione d’origine del marchio, uso di un segno identico a quest’ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, qualora siffatto uso abbia come sola conseguenza di costringere il titolare dello stesso marchio ad adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.

Il Tribunale ha affermato che “qualora l’uso, come parola chiave, di un segno corrispondente ad un marchio che gode di notorietà faccia comparire un annuncio pubblicitario che consente ad un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di comprendere che i prodotti o i servizi offerti non provengono dal titolare del marchio che gode di notorietà, ma al contrario da un concorrente di quest’ultimo, si dovrà concludere che la capacità distintiva di tale marchio non è stata ridotta da detto uso, essendo quest’ultimo semplicemente servito ad attirare l’attenzione dell’utente di Internet sull’esistenza di un prodotto o di un servizio alternativo rispetto a quello del titolare del marchio in questione” ed ancora che “qualora l’annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio, proponga un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà, si deve concludere che un uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell’ambito dei prodotti o dei servizi considerati e sia quindi «motivato» ai sensi degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94”.