Inefficace il brevetto in Italia se la traduzione è difforme dal testo del brevetto europeo

Il 4 Marzo 2014 è stata pubblicata una sentenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di Impresa (Presidente Relatore dr.ssa Tavassi, Giudice dr.ssa Gandolfi, Giudice dr. Marangoni) che, in un caso di contraffazione di brevetto europeo, si è trovato a valutare il peso della difformità esistente tra il testo del brevetto europeo azionato dal titolare e la relativa traduzione italiana.

La convenuta per contraffazione aveva eccepito che la traduzione del brevetto europeo inizialmente depositata in Italia dall’attrice non corrispondesse al testo del brevetto europeo concesso, bensì a una sua precedente versione redatta nell’iter del procedimento di concessione della corrispondente domanda, poi superata durante l’esame di merito. Ciò veniva in effetti condiviso dalla sentenza, nella quale i Giudici rilevavano altresì che corrispondeva invece al testo del brevetto europeo concesso la rettifica della traduzione successivamente depositata dall’attrice, a distanza di un anno dalla concessione del brevetto europeo.

A fronte di tali dati di fatto, nella pronuncia in commento il Tribunale esamina le basi normative della questione, rappresentate dagli artt. 56 e 57 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005, “CPI”). L’art. 56 prescrive che la traduzione del brevetto europeo debba essere depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro tre mesi dalla pubblicazione della concessione del brevetto stesso, a pena di inefficacia ex tunc del brevetto in Italia. L’art. 57, per parte sua, chiarisce che il titolare del brevetto ha comunque il diritto di depositare in qualsiasi momento una rettifica della traduzione depositata.

La rettifica consentita dall’art. 57 CPI, rileva però il Tribunale, è limitata alle ipotesi di “difformità della traduzione derivante da mero refuso di traduzione o di differente sfumatura linguistica. Non potrebbero ricomprendersi invece traduzioni completamente o ampiamente difformi rispetto al testo del brevetto concesso in sede europea. Diversamente, verrebbero invocate sul mercato interno tutele per titoli non validamente esistenti, mentre la possibile rettifica di qualsiasi testo depositato ed asseritamente ricondotto ad un determinato brevetto europeo consentirebbe un abuso da parte di chi volesse tentare di estendere i confini della propria tutela tramite il deposito di una traduzione in lingua italiana sensibilmente difforme a quanto effettivamente oggetto di brevetto”.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano le difformità esistenti tra la traduzione italiana iniziale e il testo del brevetto concesso erano significative, posto che “il testo tradotto e depositato nel 2011 dall’attrice si discosta dal testo di cui al brevetto concesso proprio in relazione a quegli elementi di novità e innovazione che, in sede di valutazione europea, hanno discriminato prima il rigetto e poi l’approvazione della domanda di brevetto. Da ciò deriva che la traduzione italiana depositata, essendo mancante proprio di quegli elementi di innovazione effettivamente tutelati dal brevetto, non permette una riconducibilità della stessa al brevetto concesso in sede europea“. Di conseguenza, tale traduzione non sarebbe stata idonea ad adempiere all’obbligo di deposito della traduzione del brevetto previsto dall’art. 56 CPI.

D’altro canto, afferma il Collegio, non può essere attribuita rilevanza al deposito della successiva rettifica della traduzione: infatti quest’ultima, che corrispondeva, essa sì, al testo del brevetto europeo concesso, non poteva considerarsi una mera rettifica ma costituiva la vera e propria traduzione del brevetto, che tuttavia in quanto tale avrebbe dovuto essere depositata nel termine di tre mesi dalla concessione; e che invece, essendo stata depositata un anno dopo, non era idonea a rendere efficace il brevetto in Italia.

In conclusione, afferma il Tribunale, “non può dirsi sussistente alcuna efficace tutela del brevetto opponibile a terzi in Italia, non essendo tempestivamente intervenuta una traduzione italiana del brevetto idonea a proteggere in via esclusiva l’invenzione”.