Decaduto per non uso il marchio TESTAROSSA di FERRARI

Con due provvedimenti del 2016 (n. 000011752 e 000010044), l’EUPO, ufficio preposto alla concessione dei marchi UE, ha sancito la nullità parziale del marchio TESTAROSSA della FERRARI Spa in relazione a veicoli di locomozione terrestre (con eccezione della automobili) e ai giocattoli in ragione del non uso quinquennale del marchio.

Com’è noto, l’articolo 58(1)(a) EUTMR, sancisce che il titolare di un marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti:

“se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’ Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata”.

Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio UE è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

FERRARI Spa, nelle azioni di nullità del marchio TESTAROSSA promosse da Kurt Hesse, ditta di Norimberga che produce giocattoli, non è stata in grado di provare l’uso effettivo negli ultimi 5 anni del famosissimo marchio TESTAROSSA, in relazione ai veicoli di locomozione e ai modellini di automobili. Pertanto, la divisione di annullamento dell’EUIPO, ha disposto la revoca parziale del marchio n. 0910752. FERRARI ha prontamente impugnato le due decisioni e le procedure d’appello sono tuttora pendenti.

Analoga pronuncia è stata emessa dal Tribunale di Düsseldorf, in una vertenza introdotta da FERRARI contro il medesimo Kurt Hesse a tutela del suo marchio. La Corte ha ritenuto la registrazione del marchio TESTAROSSA decaduta per non uso in relazione ad autovetture, giocattoli e altro per non uso ultra quinquennale. FERRARI ha cercato di sostenere l’uso del marchio evidenziando di aver prestato negli anni servizi di manutenzione e commercializzazione di pezzi di ricambio ai possessori delle Testarossa, tuttavia, a parere del Tribunale, questi servizi sono stati resi sotto il brand FERRARI e non TESTAROSSA e comunque trattasi di servizi, cosa diversa dai prodotti. Per la società italiana, tuttavia, non tutto è ancora perduto posto che ricorrerà in appello.