Procedura di registrazione di un marchio internazionale
Sulla base di una precedente registrazione di un marchio nazionale è possibile registrare lo stesso marchio in uno o più paesi dai 97 stati aderenti all’Accordo di Madrid e al Protocollo di Madrid attraverso un'unica procedura predisposta dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI / WIPO World Intellectual Property Organization) con sede a Ginevra.
Approfondimento:
La procedura di registrazione di un marchio internazionale si effettua presentando un’unica domanda di registrazione presso l’OMPI. Le tasse di registrazione devono essere corrisposte all’OMPI che effettuerà un esame formale della domanda di registrazione di un marchio e provvederà a smistare la registrazione ai singoli uffici nazionali dei paesi d’interesse.
Salvo opposizioni, il marchio si considererà registrato in tutti i Paesi indicati al passare di 12-18 mesi. Il marchio non sarà valido nei paesi in cui la domanda di registrazione sia stata rifiutata, però sarà comunque registrato negli altri paesi in cui non ha subito opposizioni e/o rifiuti.
Inoltre, è possibile richiedere la registrazione di un marchio internazionale sulla base di una precedente registrazione o di una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione Europea. È possibile rivendicare la priorità di una precedente domanda di marchio nazionale o di un marchio dell’UE entro 6 mesi dalla data di deposito di tale domanda.
Il marchio internazionale dipende dal marchio nazionale / marchio dell’Unione Europea (MUE)
Dopo la registrazione il marchio internazionale rimane dipendente dal marchio nazionale o dal marchio dell’Unione Europea per un periodo di 5 anni dalla data di registrazione del marchio internazionale. Se durante il “periodo di dipendenza” il marchio nazionale o MUE viene annullato o invalidato completamente o in parte, anche il marchio internazionale subisce le stesse modifiche. Allo scadere del periodo quinquennale il marchio internazionale acquisisce l’indipendenza.
È possibile richiedere un marchio internazionale rivendicando solo una parte di prodotti e/o servizi del marchio nazionale o del MUE di base. Non è possibile però modificare il marchio internazionale rispetto al marchio di base, ne aggiungere classi di prodotti e/o servizi. Quindi, il marchio internazionale deve essere identico al marchio di base e rivendicare le stessi classi di prodotti e/o servizi o di meno.
Titolare di un marchio internazionale
I soggetti che possono richiedere la registrazione di un marchio internazionale sono persone fisiche o giuridiche con cittadinanza o residenza di uno degli stati membri dell’Accordo di Madrid o del Protocollo di Madrid, oppure i soggetti che hanno in uno di questi stati un luogo di attività (produttivo o commerciale) reale ed effettivo.
Scegliere gli stati in cui registrare il marchio internazionale
Il marchio internazionale non è automaticamente valido in tutti i paesi che hanno aderito all’Accordo di Madrid o al Protocollo di Madrid, occorre, infatti, selezionare gli stati d’interesse al momento della presentazione della domanda di registrazione del marchio internazionale. Una registrazione internazionale può essere successivamente estesa (post-estensione) ad un altro stato membro dell’Accordo o del Protocollo di Madrid.
Il marchio internazionale, quindi, è un “fascio” di marchi nazionali dei paesi d’interesse. I marchi nazionali risultanti dall’estensione della protezione del marchio internazionale sono soggetti alle leggi dei singoli stati designati. Se il marchio internazionale è annullato in un determinato paese, esso continua ad essere valido negli altri paesi designati: l’invalidità è limitata solo a quel paese e il marchio rimane in vigore negli altri.
Esame del marchio internazionale
L’OMPI (WIPO) effettua solo l’esame formale della domanda di marchio internazionale, che poi inoltra agli uffici di registrazione dei marchi nazionali in ogni paese designato dal richiedente. Ogni stato svolge l’esame di registrabilità di un marchio, mentre non tutti gli stati svolgono l’esame di novità. Quindi, se previsto dalla legge dello stato, l’ufficio nazionale può effettuare l’esame di novità della domanda di registrazione, comunicandone l’esito all’OMPI (WIPO) entro i 12-18 mesi dalla data della domanda di registrazione.
In genere, entro lo stesso periodo di tempo i titolari di diritti anteriori possono attivare una procedura di opposizione alla concessione del marchio internazionale nel territorio dello stato interessato.
Quindi, l’OMPI (WIPO) può emettere il rifiuto della registrazione di un marchio in uno o più territori designati in base alla sua non corrispondenza alle leggi nazionali di un determinato stato oppure per l’esistenza di diritti anteriori.
Opposizioni alla registrazione di un marchio internazionale
La concessione di un marchio non esclude una possibile esistenza di diritti anteriori dei terzi. L’esistenza di tali diritti può portare all’anullamento totale del marchio o alla limitazione delle classi di prodotti e/o servizi rivendicati in un paese dove i terzi si oppongono alla registrazione del marchio nuovo. L’esistenza di diritti di terzi anteriormente acquisiti può essere verificata attraverso una ricerca di anteriorità.
Approfondimento:
I titolari di diritti anteriori possono avviare la procedura di opposizione alla concessione del marchio internazionale nel territorio dello stato dove godono di diritti di anteriorità.
Lo svolgimento della procedura e l’effettivo coinvolgimento delle parti seguono la legislazione nazionale di riferimento.
Il marchio internazionale è legato al marchio “base” per 5 anni. Quindi, se il marchio di base decade prima dello scadere di questo periodo, decade anche il marchio internazionale. Per ovviare a questo problema è possibile convertire il marchio internazionale in singole domande di registrazione nazionali nei paesi designati.
L’uso del marchio internazionale
Il marchio deve essere effettivamente usato per tutti i prodotti e/o servizi rivendicati entro un determinato periodo di tempo che in base al paese può variare da 3 a 5 anni. L’inutilizzo del marchio non deve essere protratto per un periodo uguale ininterrotto di tempo.
Qualora il marchio non sia effettivamente usato, esso può essere annullato o limitato su iniziativa di terzi, facendo decadere i diritti rivendicati dal titolare del marchio.
Costo di registrazione di un marchio internazionale
Il costo di registrazione di un marchio internazionale varia in base al numero di stati designati nella domanda di registrazione, il numero delle classi di prodotti e servizi per i quali si vuole registrare il marchio e la grafica stessa del marchio (a colori o in scala di grigi).
| tasse | importo | note |
|---|---|---|
| imposte e bolli | Euro 226 | per una classe |
| tasse fisse da corrispondere all OMPI (WIPO) | CHF 653 / CHF 903 | se la riproduzione del marchio non è a colori / se la riproduzione del marchio è a colori |
| tasse per classi di prodotti / servizi aggiuntive | - | è possibile effettuare una stima solo dopo la selezione dei paesi in quanto la legislazione nazionale cambia da un caso all'altro |
| tassa di registrazione in ciascun paese | - | è possibile effettuare una stima solo dopo la selezione dei paesi |
| tassa per il marchio-base | Euro 300 (EUIPO) / Euro 245 (UIMB) | è una tassa amministrativa che viene corrisposta all'ente di riferimento per poter estendere il marchio base su livello internazionale |
si può effettuare una stima per una domanda internazionale di un marchio per i paesi aderenti all’Accordo di Madrid e/o al Protocollo di Madrid sul sito di OMPI (WIPO), dove è riportata la tassa individuale per ciascun paese designato nella domanda.
Classi di prodotti e servizi per i quali si può registrare un marchio internazionale
Si applica la classificazione internazionale dei prodotti e servizi, Classificazione di Nizza.
Cedere o dare in licenza il marchio internazionale: annotazioni e trascrizioni
Il marchio internazionale può essere dato in licenza per tutti o una parte di paesi, dove è stato esteso. Inoltre, il marchio internazionale può essere oggetto di compravendita: è possibile cedere il marchio internazionale solo a soggetti che abbiano i requisiti necessari per la richiesta di una registrazione di un marchio internazionale.
Quanto dura un marchio internazionale
Il marchio internazionale ha la durata di 10 anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi decennali senza limite.
È possibile registrare un marchio internazionale senza un marchio nazionale di base?
Per poter registrare un marchio internazionale è necessario essere titolare di una domanda di registrazione o di un marchio registrato che abbia valenza nazionale (marchio italiano o marchio dell’Unione Europea). La domanda di registrazione o il marchio registrato serviranno da “base” per richiedere la registrazione internazionale.