GUIDA AL DIRITTO INDUSTRIALE: tasse di mantenimento in vita dei brevetti

Tasse di mantenimento in vita di un brevetto oppure “annualità”

In ciascun paese in cui una domanda è stata depositata, oppure in cui è stato convalidato un brevetto, è necessario pagare una tassa annuale per il mantenimento in vita . La tassa annuale, brevemente annualità, serve a mantenere in vita dapprima la domanda di brevetto e poi il brevetto fino al massimo previsto per la sua durata (20 anni dal deposito).

In caso di mancato pagamento la domanda di brevetto o il brevetto perdono efficacia e non possono essere rimessi in vita, ovvero il titolare perde tutti i diritti derivanti dalla brevettazione, e la relativa invenzione diviene liberamente riproducibile.

Pertanto quando un titolare non è più interessato a mantenere in vita uno o più brevetti del proprio portafoglio, ad esempio perché le corrispondenti invenzioni sono divenute obsolete, può semplicemente smettere di pagare le annualità dovute per quei brevetti, così da non incorrere in inutili spese.

In molti paesi, tra i quali l'Italia, le annualità si pagano entro l'ultimo giorno del mese in cui cade l'anniversario del deposito della domanda di brevetto.

In particolare, in Italia all'atto del deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale si pagano contestualmente le prime 4 annualità, e pertanto le restanti annualità si pagano a partire dalla quinta. All'atto del deposito di una domanda di brevetto per modello d'utilità si pagano contestualmente le prime 5 annualità, e il primo e unico pagamento dovuto è quello relativo al secondo quinquennio (la durata massima di un modello d'utilità è infatti pari a 10 anni).

In quasi tutti i paesi il legislatore ha previsto un periodo di tempo, oltre la scadenza dell'annualità, in cui è possibile pagare la stessa con una sovrattassa. In Italia questo periodo è pari a 6 mesi.

Il nostro studio si avvale di personale qualificato e moderni strumenti informatici per effettuare i pagamenti delle annalità per contro dei clienti, in tutto il mondo.

Come si evince dagli esempi, in Italia il conteggio prevede che i 6 mesi siano calcolati dall'ultimo giorno del mese dell'anniversario di pagamento all'ultimo giorno del sesto mese di proroga.

Attenzione: in altri paesi le regole possono essere diverse.

In tutti i paesi l'importo delle annualità cresce nel tempo. Le ultime annualità sono le più costose. In Italia le prime annualità ammontano a circa 60 - 90 Euro e le ultime ammontano a circa 600-650 Euro. Il legislatore ha presupposto che il titolare che ha interesse a mantenere un valido diritto di esclusiva per molto tempo evidentemente ne trae vantaggi cospicui e pertanto è assoggettato al pagamento di annualità crescenti. Inoltre in questo modo il legislatore tenta di evitare un accumulo indesiderato di diritti di esclusiva derivanti da domande di brevetto o brevetti "dormienti", ovvero non attuati dai relativi titolari.

Attenzione: La verifica del mantenimento in vita di una domanda di brevetto, un brevetto o un modello d'utilità può essere determinante nelle decisioni che riguardano la strategia commerciale di un'azienda.

Ad esempio, se un concorrente smette di pagare le annualità del suo brevetto in un paese, è possibile attivarsi nei limiti consentiti dalla legge per produrre e commercializzare un vostro prodotto, contenente le caratteristiche tecniche dell'invenzione brevettata, in quel paese (e negli altri dove il titolare non ha provveduto a brevettare).