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La protezione provvisoria della domanda di brevetto in Italia

La legislazione italiana consente di azionare una domanda di brevetto in un processo civile con procedimento ordinario o con procedimento cautelare anche se essa non è ancora arrivata a concessione.

Infatti l’art.132 co. 1 c.p.i. sancisce espressamente che i provvedimenti riguardanti la pubblicazione dell’ordinanza cautelare o della sentenza (art. 126), la consulenza tecnica preventiva (art. 128), il sequestro o la descrizione, anche inaudita altera parte, (art. 129) e l’inibitoria (art. 131) possono essere concessi anche in fase di brevettazione (es. Tribunale di Milano, sentenza n° 2596/2017 pubblicata il 02/03/2017 RG n°58436/2013). La domanda di brevetto però non gode della presunzione di validità accordata ai brevetti concessi (non si realizza l’inversione dell’onore della prova di cui all’art 121), e quindi la giurisprudenza ha ritenuto necessario che la parte ricorrente dimostri in sede di domanda dei procedimenti cautelari che c’è la fondata aspettativa che la domanda di brevetto venga concessa (Tribunale di Milano, ud 15/02/2010, dep.15/02/2010; Luigi Carlo Ubertazzi, P. Gaetano Marchetti, Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, quinta edizione).

Di fatto quindi, come sancito dall’art. 53 co. 2, gli effetti del brevetto non decorrono dalla data di concessione ma dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico o notificata ad personam.

Ordinariamente il richiedente può azionare la domanda di brevetto nei confronti di terzi dalla data di pubblicazione della domanda di brevetto da parte dell’UIBM ossia dopo 18 mesi dalla data di priorità o dopo 90 giorni dalla data di deposito se il titolare lo richiede (art. 53 co. 3), o in alternativa, prima della pubblicazione, da quando il testo della domanda (con la descrizione, le rivendicazioni ed eventuali disegni) è notificato alla persona, fisica o giuridica, verso cui il titolare vuole tutelarsi (art. 54 co. 4). La notifica a terzi ex art. 54 co. 4 del testo della domanda di brevetto deve essere fatta tramite ufficiale giudiziario come sancito dall’art 137 c.p.c. e ha effetto soltanto nei confronti della persona a cui la domanda è notificata.

Le domande di brevetto europeo godono della stessa tutela riconosciuta alle domande di brevetto italiano con la particolarità che, alla luce dell’art.54, la relativa traduzione sia resa accessibile al pubblico dall’UIBM o notificata alla persona interessata; lo stesso discorso si estende, alla luce dell’art. 55 c.p.i. e dell’art. 153 (3) EPC, alle domande internazionali contenenti la designazione o l’elezione dell’Italia. In mancanza della notifica alla parte resistente della traduzione in lingua italiana la domanda di tutela cautelare è respinta (Tribunale di Milano, procedimento R.G n. 57568.09).

Ovviamente quando ad essere azionata è una domanda di brevetto, bisogna ricordare che l’ambito di tutela offerto da essa è provvisorio; per questo motivo l’art 120 co. 1 c.p.i. dispone che la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l’UIBM ha esaminato la domanda. A tal fine il Tribunale può chiedere all’UIBM di esaminare la domanda di brevetto senza ritardo con precedenza rispetto ad altre depositate antecedentemente. Tale disposizione si estende, alla luce dell’Art. 120 6-bis anche “alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare” consentendo quindi, di fatto, di iniziare un’azione di accertamento negativo di contraffazione anche nei confronti di una domanda di brevetto non giunta a concessione.

Il commento a cura del dott. Guglielmo Pace

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