Registrare un marchio in Italia

Come registrare un marchio

Nessuno è obbligato a farsi assistere da un mandatario per il deposito di un marchio in Italia. Spesso, però, chi procede da solo sottovaluta l’importanza della definizione di una corretta strategia di deposito, volta a ridurre i rischi di contestazione, rendere il marchio proteggibile al meglio ed agevolare la sua estensione all’estero, con ottimizzazione di costi.

Un marchio, infatti, per essere validamente registrato e, dunque, protetto nel tempo, deve avere determinati requisiti che spesso chi procedere da solo ignora, ragion per cui è facile trovarsi in possesso di registrazioni passibili di nullità o limitate in caso di contestazione. Inoltre, un marchio può essere registrato in versione denominativa, figurativa, mista, a colori o in scala di grigi, ecc. e ogni scelta ha i suoi pro e i suoi contro.

Infine, anche la scelta dei prodotti e/o sevizi da tutelare non è così immediata come sembra, e varia a seconda del tipo di business e delle prospettive del titolare, posto che esistono anche depositi “difensivi”. In caso di successiva estensione all’estero poi, una classificazione non del tutto corretta può comportare rifiuti o costi aggiuntivi.

Per tutte queste ragioni è sempre consigliabile affidarsi ad uno studio di consulenza come BIESSE per definire a monte la migliore strategia di registrazione del proprio marchio, perché è meglio spendere qualcosa all’inizio e partire con il piede giusto piuttosto che trovarsi successivamente a sostenere i costi di contenziosi e/o opposizioni e/o nullità del proprio marchio.

Come depositare un marchio – procedura di registrazione di un marchio italiano

Normalmente la procedura standard di registrazione di un marchio si articola attraverso quattro fasi:

• deposito domanda;
• esame (solo formale);
• pubblicazione;
• registrazione;
• in caso di rifiuto (provvisorio o parziale), o di contestazione da parte di terzi, si possono aprire eventuali fasi c.d. di replica, ricorso od opposizione.

In Italia le registrazioni dei marchi sono concesse senza esame preventivo di anteriorità; sono pertanto sempre soggette al rischio di eventuali opposizioni e/o azioni di nullità da parte di terzi, in quanto l’esistenza di marchi, design, copyright, nomi a dominio, ditte e/o denominazioni societarie antecedenti identici o similari, usati o depositati per prodotti identici o similari, possono invalidare la registrazione e/o l’uso di un marchio successivo.

La registrazione di un marchio, inoltre, può essere rifiutata qualora il marchio sia ritenuto privo di capacità distintiva ovvero consista esclusivamente in diciture o loghi divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, oppure sia costituito esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (tipologia, destinazione, qualità, ecc.). Rifiuti possono fondarsi anche sull’illiceità e/o sull’interferenza con altri istituti, quali le norme che disciplinano DOC, IGP, ecc.

Il marchio italiano è valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per ulteriori periodi di dieci anni.

Infine, dal momento che l’UIBM non effettua esame di anteriorità, è consigliabile attivare un servizio di sorveglianza sul proprio marchio, al fine di intervenire tempestivamente in caso di depositi successivi di marchi confondibili.

Quanto costa registrare un marchio italiano

Il costo del deposito di un marchio – e dei successivi rinnovi – dipende dal numero delle classi rivendicate, secondo la classificazione di Nizza e dalla tipologia di deposito, telematica o presso le Camere di Commercio CCIAA.

Sul sito dell’UIBM è possibile prendere visione delle tasse in vigore (tasse registrazione marchio italiano), che comprendono:
1. Tasse di deposito e concessione governativa da corrispondere attraverso un modulo F24 o il sistema PagoPA;
2. Bolli da applicare sui taluni documenti ove richiesti;
3. Diritti di segreteria da pagarsi tramite versamento alla CCIAA presso cui si effettua il deposito.

Alle tasse di deposito sono da aggiungere gli onorari di un avvocato o di un mandatario marchi per i servizi di consulenza che possono comprendere:
- l’analisi preliminare di registrabilità del marchio
- la ricerca e la valutazione delle anteriorità
- la selezione delle classi dei servizi e/o prodotti per i quali si intende registrare il marchio
- la definizione dell’ambito territoriale di tutela
- le attività di deposito e caricamento nel sistema di gestione delle scadenze
- la risposta alle eventuali obiezioni da parte dell'ufficio al momento della registrazione
- l’assistenza in caso di opposizioni o azioni di nullità
- la stesura di accordi di coesistenza