Due Diligence della proprietà industriale
Due Diligence della proprietà industriale
Con l'espressione 'due diligence' nell'ambito della proprietà industriale si identifica l'insieme delle verifiche svolte su un portafoglio di titoli di proprietà industriale, ad esempio un portafoglio che comprende brevetti, marchi e design.
Tipicamente i clienti commissionano una due diligence quando uno o più titoli oppure un'azienda (o un ramo d'azienda) devono essere acquisiti o ceduti, oppure in fase di negoziazione di licenze su tecnologie tutelate o marchi o ancora per la richiesta di finanziamenti pubblici o da parte di banche o investitori.
La due diligence serve a fotografare lo stato del portafoglio in un particolare momento ed evidenziare eventuali criticità che possono pregiudicare il valore, mantenimento in vita, il trasferimento o l'utilizzo.
Perché effettuare una due-diligence sui titoli di proprietà industriale
Nell’ambito di negoziazioni e/o rapporti contrattuali .è importante non solo effettuare una due-diligence, ma effettuarla nei tempi giusti e, in caso di portafogli consistenti, effettuarla con una certa regolarità.. Negoziare accordi senza aver svolto una due diligence preventiva sui titoli ceduti o concessi in uso o garanzia può essere molto pericoloso in quanto si rischia di corrispondere royalties o prezzi di cessione o conferimenti non giustificati economicamente. Si rischia inoltre di effettuare investimenti e conferimenti sulla scorta di esclusive che non esistono o non corrispondono alla realtà. Nell’ambito dei contratti di licenza o concessione d’uso, inoltre, è importante verificare che i titoli siano mantenuti in vita dal titolare.
La due-diligence sulla proprietà intellettuale condotta durante il processo di negoziazione su un portafoglio IP può rivelare l’esistenza di incongruenze di qualsiasi tipo. Il processo negoziale può quindi essere corretto tempestivamente se le Parti trovano un accordo.
A negoziato concluso, invece, eventuali criticità del portafoglio possono portare ad una revisione o all'annullamento degli accordi già firmati.
Quali sono le tipiche incongruenze che possono emergere da una due-diligence
Le incongruenze che tipicamente emergono da una due diligence sono:
- invalidità dei titoli in talune giurisdizioni (ad esempio marchi o brevetti annullati o scaduti);
- limitazioni sostanziali alla portata dei titoli in talune giurisdizioni (ad esempio prodotti limitati o rivendicazioni emendate);
- intestazioni e/o co-intestazioni non corrette o non aggiornate;
- esistenza di opposizioni o procedure pendenti o trascrizioni pregiudizievoli.
Lo studio BIESSE suggerisce di effettuare una due-diligence preventiva in modo da avviare al meglio una negoziazione, senza che si corrano rischi di fallimento, revisione e rinegoziazione.
