Registrazione marchio
Registrare un marchio
I marchi costituiscono importanti asset d'impresa, è quindi fondamentale proteggerli con una registrazione merceologicamente e territorialmente corretta, adeguata alle prospettive attuali e future dell'azienda.
Lo studio BIESSE deposita, registra, sorveglia e difende i marchi dei propri clienti in Italia, Europa e nel resto del mondo, contro illecite contraffazioni, pratiche di concorrenza sleale e agganciamento commerciale.
È possibile depositare un marchio da soli, ma la procedura di deposito richiede esperienza e competenza per evitare di trovarsi con una registrazione debole e/o difficilmente difendibile dalle imitazioni.
Inoltre, accade spesso che le domande di registrazione subiscano rifiuti da parte degli uffici e/o opposizioni da parte di soggetti terzi fondate su marchi uguali o simili registrati in precedenza per le stesse classi o per classi affini. È fondamentale, pertanto, svolgere correttamente ricerche preliminari di anteriorità per definire una strategia di deposito ottimale.
Che cosa è un marchio e perché registrare un marchio
Il marchio è un segno rappresentabile graficamente atto a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre e può essere costituito da parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, motivi musicali, forma del prodotto o della sua confezione, combinazioni di tonalità cromatiche o olfattive, ologrammi e animazioni.
La registrazione di un marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzo del segno distintivo per i prodotti o servizi rivendicati, nell'area geografica in cui si effettua il deposito. Il titolare può vietare a terzi l'uso, senza consenso, di segni identici o simili che creino rischio di confusione o associazione per il pubblico, ovvero può vietare la produzione, commercializzazione, importazione e/o esportazione di prodotti e servizi contraddistinti da marchi identici o confondibili, così come l’uso di segni confondibili come dominio internet, ditta denominazione o insegna.
La registrazione del marchio, inoltre, da origine ad un titolo di proprietà industriale dal contenuto certo sotto il profilo della datazione dei diritti rivendicati, assistito da una presunzione di validità (è valido sino a prova contraria) identificabile e spendibile nell’ambito di cessioni, licenze, concessioni, contratti vari, valutazioni portafoglio, valutazioni aziendali, ecc.
Il marchio è protetto anche in assenza di registrazione (il marchio di fatto), ma la possibilità di difendere legalmente questa tipologia di marchi è limitata.
Inoltre, essendo in possesso di un marchio registrato è possibile richiedere l’inserimento in un database Trademark Clearinghouse di ICANN e accedere ad altri servizi simili, limitando la possibilità di subire infrazioni nell’ambito del Domain Name System (DNS). Questa e altre misure permettono di difendere al meglio i diritti del proprietario di un marchio in caso di una registrazione fraudolenta di un dominio con lo stesso nome o simile. Un marchio conferisce il diritto di utilizzarlo in esclusiva per i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e per i prodotti o servizi affini. Questo comporta la necessità di scegliere correttamente le classi di registrazione di un marchio.
In Italia e in taluni paesi il marchio è protetto anche in assenza di registrazione (il marchio di fatto), tuttavia le possibilità di difendere legalmente questa tipologia di marchio sono limitate e condizionate. Esso, infatti, è tutelato solo nei limiti del preuso e della notorietà acquisita. E non sempre è agevole fornire nell’ambito di un contenzioso una prova giuridica con data certa del pre-uso. Esiste, inoltre, il rischio che terzi depositino lo stesso marchio o un marchio confondibile per gli stessi prodotti o servizi. In questo Il titolare del marchio non registrato può continuare a usarlo nonostante la registrazione altrui, ma solo nell'ambito territoriale e merceologico originario, quindi con forti limitazioni allo sviluppo. Si rischia, quindi, di non poter impedire a terzi l'uso e la registrazione di un marchio uguale o confondibile, specialmente se la notorietà del proprio marchio è limitata. L’assenza di registrazione, inoltre, rende molto difficile la gestione di eventuali licenze, cessioni, concessioni d’uso, valutazione portafoglio, accesso a mercati esteri, ecc. Quindi è sempre consigliabile procedere con la registrazione del proprio marchio.
I marchi si registrano per classi di prodotti o servizi secondo una classificazione internazionale, c.d. Classificazione di Nizza. I prodotti e servizi sono raggruppati in 45 classi, in base alla loro tipologia, affinità o funzione. Al momento del deposito di un marchio è obbligatorio specificare le classi di prodotti o servizi per i quali si intende utilizzare il marchio. Una volta effettuato il deposito non è possibile aggiungere classi o prodotti non rivendicati. Il costo di registrazione dipende dal numero delle classi selezionate e, di conseguenza, aumenta notevolmente all’aumentare del numero di classi scelte. È importate, quindi, procedere con una classificazione corretta ed equilibrata.
Non esiste un marchio internazionale o mondiale, inteso come marchio valevole di per sé in tutto il mondo. La registrazione di un marchio, infatti, è un titolo che ha validità solo sul territorio degli stati in cui viene registrato, per i prodotti e/o servizi rivendicati. Di norma si procedere con un primo deposito italiano o UE e si procede poi con le eventuali estensioni, avvalendosi se possibile del c.d. diritto di priorità. Il diritto di priorità permette a chi deposita una prima domanda di registrazione nazionale o UE di estendere la protezione all'estero entro 6 mesi, mantenendo la data del primo deposito. Questo blocca tentativi di registrazione di terzi e facilita l'espansione internazionale senza costi immediati. È importante sottolineare che la registrazione di un marchio in uno o più paesi non dà diritto alla registrazione dello stesso marchio in altri paesi. Pertanto, poiché nel periodo tra il primo deposito di un marchio e la sua eventuale estensione in un altro paese d’interesse terzi potrebbero depositare domanda di registrazione per un marchio identico o confondibile per gli stessi prodotti o servizi, è consigliato valutare con attenzione la scelta dei paesi di interesse al momento del deposito del marchio. La registrazione di un marchio può essere effettuata con singoli depositi nazionali, con depositi UE (valevoli negli stati aderenti) e/o con domande di Registrazione Internazionale.
Per registrare un marchio in Italia e all’estero, questo deve possedere tre requisiti fondamentali: novità, capacità distintiva e liceità. Il marchio non deve essere già esistente o confondibile con altri, deve distinguere chiaramente i prodotti/servizi dell'impresa e rispettare la legge, l'ordine pubblico e il buon costume.
Sono esclusi dalla registrazione:
• i marchi privi di carattere distintivo;
• i marchi composti esclusivamente da segni o da indicazioni generiche o divenuti comuni nel linguaggio o nelle pratiche commerciali;
• i marchi incompatibili con l'ordine pubblico o il buon costume;
• i marchi che possono ingannare il pubblico, ad esempio, sulla natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.
In relazione alla maggiore o minore capacità distintiva i marchi si dividono in marchi forti e deboli. I marchi deboli, descrittivi o evocati di prodotti e servizi, sono più difficili da registrare e da proteggere.
Attraverso il meccanismo del secondary meaning un marchio originariamente debole o privo di capacità distintiva in quanto (descrittivo o generico) può acquisire capacità distintiva e validità legale grazie a un uso intenso e prolungato. Attraverso pubblicità e notorietà, il pubblico associa il segno a una specifica impresa, trasformandolo in un marchio forte.
È possibile registrare marchi aziendali, di prodotto o di servizi, collettivi e di certificazione.
A seconda del caso si può procedere con depositi denominativi, figurativi, misti, bidimensionali o tridimensionali, di colore, a colori o in scala di grigi, con o senza pay-off, ecc.
La scelta dipende da diversi fattori, quali la tipologia di marchio, l’interesse primario del cliente, gli esiti delle ricerche e la conseguente strategia di deposito, che è fondamentale.
I marchi collettivi e di certificazione sono segni distintivi che garantiscono qualità, origine o caratteristiche specifiche di prodotti/servizi, differenziandosi dai marchi individuali. Il marchio collettivo è gestito da consorzi/associazioni per i propri membri, mentre il marchio di certificazione è rilasciato da enti terzi e imparziali per attestare caratteristiche del prodotto.
Il Marchio Collettivo ha scopo: Garantire l'origine, natura o qualità di prodotti/servizi di più imprese, spesso legati a una specifica zona geografica. È normalmente depositato da Consorzi, associazioni di categoria o enti di diritto pubblico e l’uso è riservato ai membri dell'associazione che rispettano un "regolamento d'uso". Esempi: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, marchi di associazioni di artigiani.
Il Marchio di Certificazione ha lo scopo di garantire che prodotti/servizi siano conformi a determinati standard qualitativi o di produzione, attestati da un soggetto terzo. Viene depositato da persone fisiche o giuridiche che non svolgono attività di fornitura dei prodotti/servizi certificati e l’uso è concesso a chiunque rispetti il disciplinare. Esempi: TUV Sud, marchi di qualità ecologica, Woolmark.
I diritti conferiti dalla registrazione di un marchio al suo titolare decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione e hanno una durata di 10 anni. Allo scadere del periodo indicato è possibile rinnovare la registrazione del marchio, per tutte o talune delle classi richieste, presentando una domanda di rinnovo per ulteriori 10 anni. Non è possibile aggiungere classi e/o modificare il marchio allegato al primo deposito.
Non sono previsti canoni annuali per il mantenimento in vita della registrazione di un marchio, tuttavia taluni paesi come USA e Filippine, chiedono periodicamente il deposito di una prova d’uso, pena la radiazione del marchio. Questa procedura può comportare dei costi aggiuntivi.
Le normative nazionali e internazionali che regolano la materia prevedono quasi tutte che il marchio registrato debba essere usato entro cinque anni dopo la registrazione, e che l’uso non debba essere interrotto per periodi superiori a 5 anni, altrimenti il marchio è soggetto al rischio di azione di decadenza, su istanza di un terzo interessato. È importante, quindi, calibrare correttamente le estensioni all’estero del proprio marchio per evitare di esporlo ad azioni di cancellazione per non uso
Previa domanda presentata da terzi presso i competenti uffici, il titolare di una registrazione per marchio può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti se:
- per un periodo di cinque anni il marchio non è stato oggetto di un uso effettivo;
- per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio ha subito la volgarizzazione, ovvero è diventato il nome comune per un prodotto o un servizio;
- il marchio sia diventato decettivo e ingannevole, ad esempio qualora il marchio abbia un riferimento geografico che da un valore aggiunto e il titolare abbia trasferito l'unità produttiva in un'altra località oppure richiami una materia prima che non viene più usata.
Anche se formalmente accettata, nell’ambito di una procedura con o senza esame di merito, una domanda di registrazione di marchio e/o una registrazione possono essere soggette ad azioni di opposizione e/o nullità da parte di terzi titolari di diritti anteriori quali domande/registrazioni per marchio o per design, diritti di copyright, diritti derivanti dalle norme a tutela di ditte, insegne, nomi a dominio, segno notori ecc.
Il deposito di una domanda di opposizione o nullità da avvio a una procedura che prevede l’assegnazione di termini e uno scambio di memorie e argomentazioni tra le parti coinvolte. Qualora non venga raggiunto un accordo, la decisione spetterà all'Ufficio, con tre gradi di giudizio.
La decisione può comportare il rifiuto/annullamento della registrazione in tutto o in parte, ovvero solo per taluni prodotti o servizi.
La dichiarazione di nullità di un marchio ha effetto retroattivo: il marchio viene considerato privo di effetti ab origine, mentre per la decadenza il marchio non è più valido dal momento in cui la decadenza diventa effettiva, cioè a partire dalla data della domanda presso EUIPO).
Pertanto è fondamentale effettuare correttamente tutte le verifiche preliminari di registrabilità e libertà d’uso prima di procedere con la registrazione di un marchio.
La tutela giuridica del marchio nazionale è limitata al solo territorio in cui è richiesto. In Italia i marchi vengono registrati presso l'UIBM – Ufficio italiano brevetti e marchi. La procedura di registrazione non prevede alcun esame; il marchio è protetto per 10 anni dalla data di deposito della domanda.
Gli enti ufficiali deputati alla registrazione dei marchi sono:
UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Marchi Italiani) http://www.uibm.gov.it
È un ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico preposto alla registrazione e gestione dei marchi e brevetti italiani e comprende anche la Direzione generale Lotta alla contraffazione. L’Ufficio si trova a Roma.
EUIPO – Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (European Union Intellectual Property Office) https://euipo.europa.eu
È un’agenzia preposta alla registrazione e la gestione dei marchi e dei design dell'UE per il territorio dell’Unione europea. Fino al 2016 era chiamato l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI / OHIM). L’EUIPO gestisce i marchi dell'UE e i design dell'UE. La sede dell’EUIPO è ad Alicante (Spagna).
OMPI – Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) http://www.wipo.int
È una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite dedicata alla protezione della proprietà industriale nel mondo. Attualmente WIPO conta quasi 200 stati membri e ha sede a Ginevra (Svizzera).
Oltre agli organismi sopra indicati, sono competenti alla registrazione dei marchi gli uffici marchi nazionali presenti nei singoli paesi.
I costi per la registrazione di un marchio dipendono dalla tipologia (individuale, collettivo, di certificazione), dalle tasse di deposito, pubblicazione, concessione, ecc., che variano da paese a paese e dagli onorari dei consulenti, italiani o esteri coinvolti.
I professionisti dello studio BIESSE sono abilitati a rappresentare i clienti avanti l’UIBM, l’EUIPO e l’OMPI. Nelle procedure di deposito nazionale estero di un marchio, invece, è necessario avvalersi della collaborazione di un mandatario locale, che si interfaccia con l’ufficio.
Per calcolare le tasse di deposito è necessario individuare la tipologia di deposito (nazionale, UE, Registrazione Internazionale), la tipologia di marchio (di prodotto o servizio, collettivo, di certificazione, ecc.) e il numero delle classi di prodotti e/o servizi per cui si vuole ottenere il diritto di esclusiva.
