Servizi di ricerca e sorveglianza marchi
Servizio di ricerca di marchi
I servizi di ricerca e sorveglianza, se correttamente effettuati, possono prevenire rifiuti, contestazioni e violazioni dei propri marchi.
Sono attività che richiedono esperienza e tempo e, soprattutto, conoscenza delle norme nazionali ed internazionali che disciplinano i marchi e i diritti di proprietà industriale in generale.
I professionisti del nostro studio utilizzano le migliori banche dati internazionali gratuite e a pagamento per poter eseguire le ricerche e sorvegliare i marchi con la maggiore attendibilità possibile.
Ricerca di anteriorità svolta da un professionista dello studio BIESSE
Il Professionista di BIESSE può svolgere ricerche di identità o di similitudine: la prima è mirata ad identificare se esistono registrazioni o domande di registrazione attive o diritti di terzi aventi ad oggetto il marchio esatto che si intende registrare nei paesi e nelle classi di interesse mentre la seconda verifica l’esistenza di registrazioni o domande di registrazione attive o diritti di terzi aventi ad oggetto marchi similari, comunque confondibili sotto il profilo fonetico o concettuale.
Oggettivamente, non esiste una ricerca di anteriorità (anche se condotta ai massimi livelli di accuratezza e profondità) che possa offrire garanzie assolute riguardo la novità del marchio da registrare, anche perché le ricerche non individuano i marchi non registrati.
Una ricerca debitamente condotta, tuttavia, può ridurre considerevolmente il rischio di incorrere in spiacevoli episodi di violazione di diritti preesistenti, con conseguenti contenziosi, danni e risarcimenti.
La ricerca di anteriorità serve a verificare che non esistano impedimenti all’uso e alla registrazione del marchio che si vuole adottare o registrare.
Impedimenti che possono consistere in registrazioni o domande di registrazione per marchio identici o similari rivendicanti prodotti o servizi identici o similari, registrazioni per design, domini internet, denominazioni di imprese e/o copyright.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), così come molti uffici esteri, non effettuano alcun esame di novità rispetto marchio che si vuole registrare, pertanto è possibile che la registrazione del marchio venga contestata, così come il suo uso.
L’ufficio dei marchi dell'Unione Europea (EUIPO) all'atto del deposito effettua una ricerca di anteriorità inclusa nella tassa di registrazione, che consiste in una ricerca nella banca dati dei soli marchi comunitari. Quindi, in questa ricerca sono tralasciate tutte le domande o registrazioni nazionali valevoli al momento del deposito della domanda di registrazione.
L’ufficio si limita a segnalare l’avvenuto deposito della domanda di registrazione UE ai titolari delle registrazioni UE emerse dalla ricerca, non effettua alcun esame e, se nessuno deposita opposizione, concede la registrazione.
Pertanto è possibile che anche la registrazione del marchio UE venga contestata, così come il suo uso.
Inoltre, l’uso e la registrazione di un marchio possono essere contestati anche sulla scorta di diritti diversi, quali domini internet, denominazioni societarie, registrazioni per design, registrazioni di DOP o IGP, ecc.
Pertanto definire una corretta strategia di ricerca preliminare non è facile come può sembrare.
Le ricerche di anteriorità vengono effettuate sulla scorta di parole chiave nelle banche dati italiane e estere di interesse.
Esistono banche dati gratuite che consentono un primo significativo screening, ma non sono sempre aggiornate o agevolmente consultabili. Trattasi delle banche dati dell'UIBM, dell’EUIPO e di WIPO.
Chi effettua le ricerche di anteriorità da solo, spesso sottovaluta che a ciascuna ricerca è sempre sottesa una strategia, che dipende dal tipo di marchio, dal settore di uso, dai paesi di interesse ecc. e che non è sufficiente controllare se esistono marchi identici registrati nei paesi di interesse.
I Professionisti dello studio BIESSE si avvalgono di banche dati a pagamento che assicurano risultati rapidi e più attendibili.
Le ricerche effettuate da BIESSE sono sempre corredate da un commento che evidenzia gli eventuali i rischi connessi al deposito e, qualora il cliente voglia comunque procedere, suggerisce la conseguente strategia.
Al momento della ricezione e dell’esame delle domande di registrazione per marchio, la maggior parte degli uffici preposti, tra i quali quello italiano (UIBM) e quello comunitario (EUIPO), non svolgono alcuna ricerca di anteriorità con la conseguenza che tali nuovi marchi giungono a registrazione sebbene esistano già registrazioni per marchi identici o simili per contraddistinguere prodotti o servizi uguali o simili.
Anche le Camere di Commercio e gli entri preposti alla registrazione dei domini Internet non svolgono alcuna ricerca di anteriorità e/o verifica.
Pertanto, è onere dei titolari dei marchi registrati monitorare le banche dati ed attivarsi per ostacolare la registrazione di nuovi marchi, domini Internet e/o ditte identici o simili al proprio segno distintivo, secondo le procedure previste.
Il servizio di sorveglianza consente al titolare di un marchio di essere informato tempestivamente in merito al deposito di domande di registrazione aventi ad oggetto marchi, domini e ditte potenzialmente interferenti con il proprio segno distintivo, nei paesi, nei database e nei settori controllati.
L’intervento tempestivo, attraverso l’invio di diffide e/o la presentazione di opposizioni amministrative consente di bloccare la registrazione altrui in tempi brevi e a costi ridotti.
Il servizio di sorveglianza può essere attivato in relazione a:
i) deposito di domande di registrazione di marchi in Italia e all’estero, nelle classi di interesse;
ii) domande di registrazione di domini Internet;
iii) iscrizioni di ditte e società presso le camere di commercio italiane ed estere.
Le normative vigenti prevedono che:
- Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri.
- È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio.
Trattasi del c.d. principio di unitarietà dei segni distintivi. Quando si decide di adottare un segno come marchio, denominazione, insegna o nome a dominio è importante verificarne la disponibilità non solo nell’ambito dei marchi registrati.
