Marchio internazionale
Procedura di registrazione di un marchio internazionale
Sulla base di una precedente registrazione di un marchio nazionale o UE è possibile registrare lo stesso marchio in uno o più degli stati aderenti all'Accordo di Madrid e al Protocollo di Madrid attraverso un'unica procedura predisposta dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI / WIPO World Intellectual Property Organization) con sede a Ginevra.
La procedura di registrazione di un marchio internazionale si effettua presentando un'unica domanda di registrazione presso l'OMPI. Le tasse di registrazione devono essere corrisposte all'OMPI che effettua un esame formale della domanda di registrazione del marchio e, se concessa, rilascia un certificato di registrazione e provvede a smistare la registrazione ai singoli uffici nazionali dei paesi rivendicati.
Salvo rifiuti degli uffici competenti o opposizioni di terzi, il marchio si considererà registrato in tutti i Paesi indicati dopo 12-18 mesi. In caso di rifiuto o contestazione in uno o più paesi si aprono delle fasi di esame locale, che devono essere affrontate con l’ausilio di un corrispondete in loco, che possono portare alla registrazione del marchio come richiesto, con eventuali limitazioni (di intere classi o di singoli prodotti o servizi) o al rifiuto definitivo. Pertanto è possibile che una registrazione internazionale presenti difformità da un paese all’altro.
La domanda di registrazione internazionale deve necessariamente basarsi su una precedente domanda di registrazione nazionale o UE. All’atto del deposito è possibile rivendicare la priorità di una precedente domanda di marchio nazionale o di un marchio dell'UE entro 6 mesi dalla data di deposito di tale domanda.
Una volta concessa la registrazione internazionale, le attività di rinnovo, modifiche totali e/o trascrizione annotazione sono gestite centralmente dall’OMPI.
La registrazione internazionale dipende dalla registrazione nazionale o dell'Unione Europea (MUE)
La registrazione internazionale rimane dipendente dal marchio nazionale o dal marchio dell'Unione Europea di base per un periodo di 5 anni dalla data di registrazione. Se durante il "periodo di dipendenza" la registrazione nazionale o MUE viene annullata o invalidata, anche la registrazione internazionale subisce le stesse modifiche. Allo scadere del periodo quinquennale la registrazione internazionale acquisisce l'indipendenza.
È possibile richiedere un marchio internazionale rivendicando solo una parte di prodotti e/o servizi del marchio nazionale o del MUE di base. Non è possibile però modificare il marchio internazionale rispetto al marchio di base, né aggiungere classi di prodotti e/o servizi. Quindi, il marchio internazionale deve essere identico al marchio di base e rivendicare le stessi classi di prodotti e/o servizi o di meno.
Titolare di una registrazione internazionale
I soggetti che possono richiedere la registrazione internazionale di un marchio sono persone fisiche o giuridiche con cittadinanza o residenza di uno degli stati membri dell'Accordo di Madrid o del Protocollo di Madrid, oppure i soggetti che hanno in uno di questi stati un luogo di attività (produttivo o commerciale) reale ed effettivo.
Scegliere gli stati in cui chiedere la registrazione internazionale
La registrazione internazionale non è automaticamente valida in tutti i paesi che hanno aderito all'Accordo di Madrid o al Protocollo di Madrid, occorre, infatti, selezionare gli stati d'interesse al momento della presentazione della domanda di registrazione. Una registrazione internazionale può essere successivamente estesa (post-estensione) ad un altro stato membro dell'Accordo o del Protocollo di Madrid.
La registrazione internazionale, quindi, è un "fascio" di marchi nazionali valevoli nei paesi designati. Le registrazioni nazionali risultanti sono soggette alle leggi dei singoli stati designati. Se una registrazione internazionale è annullata in un determinato paese, essa continua ad essere valida negli altri paesi designati: l'invalidità è limitata solo a quel paese. Trattandosi di un fascio di registrazioni nazionali, è possibile cedere a terzi solo alcune delle registrazioni facenti parte della registrazione internazionale.
Esame della domanda di registrazione internazionale
L'OMPI (WIPO) effettua solo l'esame formale della domanda di registrazione internazionale e, se la concede, rilascia un certificato di registrazione che poi inoltra agli uffici deputati alla registrazione dei marchi nazionali in ogni paese designato dal richiedente. A seconda dello stato designato, vengono svolti ulteriori esami di registrabilità e/o di novità che possono portare anche al rifiuto in loco della registrazione. Taluni paesi notificano il rifiuto al titolare e all’OMPI, altri solo al titolare. Pertanto i certificati di registrazione OMPI no sono sempre correttamente aggiornati.
Opposizioni alla registrazione internazionale di un marchio
La concessione di una registrazione internazionale non esclude una possibile violazione di diritti anteriori dei terzi. L'esistenza di tali diritti può portare alla revoca della registrazione in un paese, o alla limitazione delle classi di prodotti e/o servizi rivendicati.
I titolari di diritti anteriori possono avviare la procedura di opposizione alla concessione della registrazione internazionale nel territorio dello stato dove godono di diritti di anteriorità. Non esiste la possibilità di opporsi alla registrazione internazionale in quanto tale. Lo svolgimento della procedura e l'effettivo coinvolgimento delle parti seguono la legislazione nazionale di riferimento.
La registrazione internazionale è legata alla registrazione per marchio "base" per 5 anni. Quindi, se la registrazione per marchio di base decade prima dello scadere di questo periodo, decade anche la registrazione internazionale. Per ovviare a questo problema è possibile convertire la registrazione internazionale in singole domande di registrazione nazionali nei paesi designati.
Costo di registrazione di un marchio internazionale
Il costo di una registrazione internazionale varia in base all’ufficio di origine, al numero di stati designati nella domanda di registrazione, al numero delle classi di prodotti e servizi per i quali si vuole registrare il marchio e alla grafica stessa del marchio (a colori o in scala di grigi).
Si può effettuare una stima per una domanda internazionale di un marchio per i paesi aderenti all'Accordo di Madrid e/o al Protocollo di Madrid sul sito di OMPI, dove è riportata la tassa individuale per ciascun paese designato nella domanda.
Alle tasse di deposito sono da aggiungere gli onorari di un avvocato o di un mandatario marchi per i servizi di consulenza che possono comprendere:
- l’analisi preliminare di registrabilità del marchio;
- la ricerca e la valutazione delle anteriorità;
- la selezione delle classi dei servizi e/o prodotti per i quali si intende registrare il marchio;
- la definizione dell’ambito territoriale di tutela;
- le attività di deposito e caricamento nel sistema di gestione delle scadenze;
- la risposta alle eventuali obiezioni da parte dell'ufficio al momento della registrazione;
- l’assistenza in caso di opposizioni o azioni di nullità;
- la stesura di accordi di coesistenza.
Il marchio internazionale ha la durata di 10 anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi decennali senza limite.
